I. Die Nichtbenutzung der Marke „Testarossa“

Im August 2017 verurteilte das Düsseldorfer Landgericht die Firma Ferrari zur Zustimmung der Löschung der Marke „Testarossa“ . Ferrari hatte die Marke in den letzten fünf Jahren nicht mehr ausreichend genutzt. Daher wird die deutsche, aber auch die internationale Marke „Testarossa“ nun gelöscht. Nach Meinung des Landgerichtes war der Verkauf von Ersatzteilen unter der Marke nicht ausreichend.

Des Weiteren ist die Wartung, Ersatzteilbeschaffung und Reparatur lediglich unter der Marke „Ferrari“ erfolgt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Im Folgenden wird nun erläutert, wann eine Nichtbenutzung einer Marke vorliegt und welche Rechtsfolgen diese hat.

 

II. Die Nichtbenutzung nach § 26 MarkenG

Die zentrale Norm zur Markenbenutzung ist § 26 MarkenG. Eine Marke gilt als benutzt, wenn Sie vom Inhaber an Waren und Dienstleistungen angebracht wird, für die sie eingetragen ist. Dabei ist die Marke ernsthaft zu nutzen. Es können aber berechtigte Gründe für eine Nichtbenutzung vorliegen. Eine ungeschriebene Voraussetzung ist zudem der Ablauf einer Benutzungsschonfrist. Diese folgt aus der systematischen Verbindung der Norm mit § 25 MarkenG oder § 49 MarkenG.

1. Die Benutzungsschonfrist vor der Nichtbenutzung

Die Benutzungsschonfrist beträgt fünf Jahre. Sie beginnt mit der Eintragung der Marke in Markenregister. Legt jemand gegen die Eintragung Widerspruch ein, so beginnt die Schonfrist mit Beendigung des Widerspruchsverfahrens. In der Praxis wird daher häufiger eine Marke mehrfach angemeldet, um die Schonfrist zu verlängern. Dieses Problem wird in der juristischen Literatur heftig diskutiert, ist aber noch nicht vom BGH geklärt.

2. Die markenmäßige Benutzung

Der § 26 MarkenG verlangt nun die markenmäßige Benutzung eines Kennzeichen. Eine Marke bietet nur für diejenigen Waren oder Dientsleistungen Schutz, für die sie eingetragen ist. Eine markenmäßige Benutzung liegt also immer dann vor, wenn die Marke an diesen Waren oder Dienstleistungen angebracht wird. Eine Benutzung der Marke mit Zustimmung des Inhabers steht einer Benutzung durch den Inhaber gleich. Dies ist vor allem für Markeninhaber von Bedeutung, die Lizenzen vergeben haben. Die deutsche Rechtsprechung geht davon aus, dass die Nichtbenutzung einer Marke eine Rechtsfrage ist, die vom BGH überprüft werden kann. Des Weiteren muss die Benutzung im Geschäftsverkehr erfolgen und nicht nur rein privat oder im eigenen Unternehmen.

Der BGH verlangt einen objektiven Maßstab. Er stellt auf die Sicht eines durchschnittlichen Betrachters aus dem angesprochenen Verkehr ab. Dabei ist das jeweils Verkehrsübliche und wirtschaftlich Angebrachte als Maßstab anzuwenden. Auf die Vorstellungen des Markeninhabers kommt es nicht an. Zudem ist in gewissen Grenzen nach § 26 Abs. 3 MarkenG auch eine Benutzung der Marke in anderer Form möglich. Dabei darf der kennzeichnende Charakter aber nicht verloren gehen.

3. Fälle der Nichtbenutzung

Keine markenmäßige Benutung i. S. d. § 26 MarkenG ist etwa die Verwendung der Marke allein als Firmenbezeichnung für ein Unternehmen. Auch die Verwendung der Marke als Titel eines Werkes (Buch, DVD, Musiktitel etc.) ist grundsätzlich keine Benutzung nach § 26 MarkenG. Dabei kann aber die Verwendung eines „R“ als Schutzhinweis zur Klarstellung verwendet werden. Auch die Verwendung als Dekoration oder zur Verzierung einer Ware ist keine markenmäßige Benutzung. So sah das OLG München das Aufdrucken des Schriftzuges „The Beatles“ auf verschiedenen Waren als allein dekorativ an. Daher musste die Marke wegen Nichtbenutzung gelöscht werden (OLG München, Urteil vom 06-07-1995 – 29 U 4543/94 – NJW RR 1996, 1260). Keine Benutzung ist die Verwendung der Marke als Domainname als reine Internetadresse ohne Warenbezug.

4. Die Nichtbenutzung im Inland

Der § 26 MarkenG verlangt eine Benutzung der Marke im Inland. Bei Waren, die für den Export gedacht sind, genügt die Anbrinung der Marke im Inland. Daher setzt die markenmäßige Benutzung im Intenet auch einen Inlandsbezug voraus.

5. Die Ernsthaftigkeit der Benutzung

Damit bei einer Marke keine Nichtbenutzung vorliegt, muss der Markeninhaber die Marke ernsthaft benutzen. Er darf sie nicht nur symbolisch zur Erhaltung des Markenrechtes verwenden. Vielmehr muss er sich damit einen Marktanteil sichern oder ausbauen wollen. Es kann aber auch eine geringfügige Verwendung ausreichen. Eine genaue Grenze gibt es nicht. Demgegenüber ist eine Gewinnerzielungsabsicht nicht notwendig.

6. Berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung

Weiterhin sind berechtigte Gründe anerkannt, die eine Nichtbenutzung begründen können. Dann wird der Ablauf der Schonfrist gehemmt, solange die berechtigten Gründe vorliegen. Die Umstände für einen berechtigten Grund dürfen dabei nicht vom Markeninhaber beeinflussbar oder verhinderbar sein. Hierzu zählen etwa gesetzliche Wettbewerbsverbote oder staatliche Maßnahmen, wie Einfuhrbeschränkungen oder Verkaufsverbote. Die Umstände müssen in direktem Zusammenhang mit der Verwendung der Marke stehen. Zudem muss die Markenverwendung für den Markeninhaber wenigstens unzumutbar sein. Auch Fälle höherer Gewalt können einen berechtigten Grund darstellen.

 

III. Rechtsfolgen der Nichtbenutzung

Das Markenrecht knüpft verschiedene Rechtsfolgen an die Nichtbenutzung einer Marke. Die Marke gilt dann nach § 49 MarkenG als verfallen und wird auf Antrag gelöscht. Eine automatische Löschung durch das DPMA erfolgt aber nicht. Erst ein Antrag auf Löschung beim DPMA oder klageweise vor einem Gericht führt zur Löschung der verfallenen Marke.

Eine ebenfalls sehr gravierende Rechtsfolge bietet § 25 MarkenG. Demnach kann der Inhaber einer Marke seine Markenrechte nicht mehr geltend machen, wenn die Marke fünf Jahre vor Anspruchsstellung nicht mehr benutzt wurde. Insofern entsteht dem Anspruchsgegner die Einrede der Nichtbenutzung. Im Zweifel hat dann der Markeninhaber die Benutzung nachzuweisen.

 

IV. Fazit zur Nichtbenutzung

Es zeigt sich, dass die Benutzung einer Marke für den Schutz unerlässlich ist. Daher sind vor allem Inhaber älterer Marken angehalten, dauerhaft zu überprüfen, ob die Benutzung noch ausreichend ist. Sonst erlischt der Markenschutz.

Die auf Markenrecht spezialisierten Rechtsanwälte von halle.law beraten Sie gern zu diesem Thema.